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契約・交渉 : 全6件
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契約・交渉について
Q.不実施補償とは何でしょうか?
A.

特許権を複数の権利者で共有している場合、ある権利者は特許発明を実施するが、他の権利者は全く実施しない場合があります。例えば大学と企業が特許権を共有する場合です。このような場合には実施しない権利者にとっては特許権から何の利益を得ることが出来ないため、実施する権利者から一定の実施料を払ってもらう場合があります。これを契約法務上不実施補償と呼んでいます。

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Q.個人発明家が発明を会社へ売り込む方法を教えてください。
A.

個人発明家の発明を企業に売り込むことは非常に難しく、なかなか企業側が話を聞いてくれないことが多いのが実情ですが、発明を紹介するお手紙などで企業にコンタクトをとることが一般的なようです。

 ただ、企業に発明を売り込む際には、発明について先に特許出願などの出願をしておくか、秘密保持契約を結んでから企業側に発明内容を開示してください。守秘義務のない企業に発明内容を出願前に開示してしまうとその発明は特許で保護できなくなるおそれがあるので気を付けてください。
 なお、特許出願してから企業に発明を売り込む場合であっても、出願内容は出願日から1年半が経過するまでは公開されませんので、出願内容を開示するタイミングについては十分に考慮してください。

 また、発明をうまく企業に売り込めた場合、発明についての出願や特許権などの権利を譲渡する、あるいは権利は保有したまま、ライセンスを企業に与えるなどの方法が想定されます。なお、出願や権利の譲渡、ライセンスは契約に基づいて行われますが、ライセンス内容や対価の支払い方法など契約内容について十分に吟味する必要があります。

 より詳しい話は、日本弁理士会近畿支部で開催しています”無料相談”に申し込んで弁理士に相談してみてください。巷では、発明を企業に知らせるために出願内容をサイトに掲載しませんかという勧誘がありますが、サイト掲載費用を請求されるものの成果がないことが多いようですので気を付けてください。

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Q.どのような場面でライセンス契約が必要であるかを教えてください。
A.

例えば、自社の製品が他社の特許権に抵触している場合、その製品は製造販売することができません。製造販売するには権利者とライセンス契約(特許実施許諾契約)を締結し、実施許諾を受ける必要があります。全く逆のケースで、他社製品が自社の特許権に抵触していて、特許発明を使わせても良いと考える場合にも、ライセンス契約を結びます。
抵触とは関係なく、他社から新たに技術(特許発明やノウハウ)を導入して新規事業を始めたい場合や、他社に自社技術を使ってもらいたい場合にも、ライセンス契約を結びます。

※特許権以外の知的財産権(意匠権商標権著作権など)についても、同様に権利対象の使用についてライセンス契約を結びます。

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Q.他社の特許発明を利用するためにライセンス契約を締結するにあたり、検討すべき事項について教えてください。
A.

1. 事前検討事項
1)対象特許権の確認
ライセンスを受けるべき特許権が有効に存続しているのか(権利期間切れでないか)、他にもライセンスを受けるべき特許権はないか(改良発明など)を調査検討する必要があります。また外国でも実施したい場合は外国特許権の確認も必要となります。

2)ノウハウの必要性の確認
ノウハウは必要ないのか。言い換えれば特許発明を使用させてもらうだけで製品を製造販売できるかの確認が必要となります。
3)障害特許調査
ライセンスを受けても許諾製品が他社特許に抵触する場合があります。よって事前に障害事業の障害となりうる特許はないか調査する必要があります。

4)技術検証
他社から特許権の許諾だけではなく技術一式(特許発明、ノウハウ)を導入する場合は、技術性(完成度、適用可能性等)を事前に検証する必要があります。

5)財政状況の確認
特許権者や実施権者が破産した場合、契約義務が履行されなくなる可能性があります。よって相手方の財政状況の事前確認は重要です。

2. 契約上の検討事項
1)製品定義
どのような特徴を持った製品が許諾対象となるのか確認し、契約に定義する必要があります。曖昧な製品定義はあらゆる製品(関係のない製品)についても実施料を払わされるおそれがあるからです。

2)実施権の内容
独占的実施権(専用実施権)とするのか、非独占的実施権(通常実施権)でも良いのかを検討する必要があります。非独占的実施権の場合は競合他社が出現する可能性がある点にも注意します。

3)実施地域(テリトリー)
実施できる地域は日本だけか。外国は必要ないのかを検討する必要があります。

4)実施料(ロイヤリティー)
許諾製品を販売する度に実施料を支払うランニング方式にするのか、一括で支払うランプサム方式にするのか。両方を組み合わせるのかを検討する必要があります。また実施料の額は幾らにすべきかの検討も必要になります。

5)特許保証
許諾製品を製造販売したら他社特許権に抵触してしまった場合の措置について、契約書で規定すべきです。他社特許権の無効化を特許権者に協力して貰う、製品の設計変更を協力して貰うなどです。またライセンス対象の特許権が第三者に侵害された場合の措置についても規定すべきです。

6)契約期間
何年間特許発明を実施したいか実施させたいかを規定すべきです。

7)秘密保持義務
ライセンス契約では技術のやり取りが行われるため、秘密保持義務条項を設ける必要があります。

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Q.秘密保持契約について教えてください。
A.

他者に秘密情報を開示する場合に、開示した情報を第三者に漏らさせないようにし、また、開示目的以外に使用させないようにする為の契約を言います。

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産学共同について
Q.大学と企業とが共同研究を行う場合に知的財産の扱いはどうなりますか。
A.

 大学と企業とが共同研究を行うことによって得る知的財産権の多くは特許権ですので、以下では特許権を例にして説明します。

 大学と企業とが共同して得た研究成果に基づく特許権は共有とすることが多く、後々争いが生じないように、特許権の帰属先及び持分を両者間の契約で定めておくことが有用です。

 他に契約では、特許権の取得に必要な費用負担、外国出願に関する事項、共有者の一方が特許権の維持を希望しない場合、第三者への実施許諾などについても定めたりします。また、特許権が共有の場合は、特段の定めがない限り、両者が自由に発明(研究成果)を実施できます。大学は発明を自ら実施しないケースが多いため利益を上げることができません。そのため、契約の際に、大学が企業に対して不実施補償(他のQ&Aをご参照ください)を求めることがよくあります。

 また、大学にとっては、学会や論文で研究成果を発表することが重要であることから、研究成果の発表によって特許権の取得に支障が生じないように、研究成果の発表方法についても契約で定める必要があります。

 なお、大学側から学生が共同研究に加わる場合は、学生が大学の職務発明規定の対象外であるため、学生が発明者となった場合の知的財産の取り扱いについて大学に確認する必要があります(学生と個別に譲渡契約を結ぶようにしている大学があります)。また、企業にとっては、学生が競合他社に就職する可能性があることから、大学へ開示する情報などについて注意が必要です。

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