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契約・交渉について

Q他社の特許発明を利用するためにライセンス契約を締結するにあたり、検討すべき事項について教えてください。
A

1.事前検討事項
1)対象特許権の確認
ライセンスを受けるべき特許権が有効に存続しているのか(権利期間切れでないか)、他にもライセンスを受けるべき特許権はないか(改良発明など)を調査検討する必要があります。また外国でも実施したい場合は外国特許権の確認も必要となります。

2)ノウハウの必要性の確認
ノウハウは必要ないのか。言い換えれば特許発明を使用させてもらうだけで製品を製造販売できるかの確認が必要となります。

3)障害特許調査
ライセンスを受けても許諾製品が他社特許に抵触する場合があります。よって事前に障害事業の障害となりうる特許はないか調査する必要があります。

4)技術検証
他社から特許権の許諾だけではなく技術一式(特許発明、ノウハウ)を導入する場合は、技術性(完成度、適用可能性等)を事前に検証する必要があります。

5)財政状況の確認
特許権者や実施権者が破産した場合、契約義務が履行されなくなる可能性があります。よって相手方の財政状況の事前確認は重要です。

2.契約上の検討事項
1)製品定義
どのような特徴を持った製品が許諾対象となるのか確認し、契約に定義する必要があります。曖昧な製品定義はあらゆる製品(関係のない製品)についても実施料を払わされるおそれがあるからです。

2)実施権の内容
独占的実施権(専用実施権)とするのか、非独占的実施権(通常実施権)でも良いのかを検討する必要があります。非独占的実施権の場合は競合他社が出現する可能性がある点にも注意します。

3)実施地域(テリトリー)
実施できる地域は日本だけか。外国は必要ないのかを検討する必要があります。

4)実施料(ロイヤリティー)
許諾製品を販売する度に実施料を支払うランニング方式にするのか、一括で支払うランプサム方式にするのか。両方を組み合わせるのかを検討する必要があります。また実施料の額は幾らにすべきかの検討も必要になります。

5)特許保証
許諾製品を製造販売したら他社特許権に抵触してしまった場合の措置について、契約書で規定すべきです。他社特許権の無効化を特許権者に協力して貰う、製品の設計変更を協力して貰うなどです。またライセンス対象の特許権が第三者に侵害された場合の措置についても規定すべきです。

6)契約期間
何年間特許発明を実施したいか実施させたいかを規定すべきです。

7)秘密保持義務
ライセンス契約では技術のやり取りが行われるため、秘密保持義務条項を設ける必要があります。

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