平成２０年４月２４日判決　平成１８年（受）１７７２号
－ 特許権に基づく販売差止等請求事件 －

１．事件の概要
原告（特許権者）は特許権侵害訴訟を提起したが、第１審判決及び控訴審判決はいずれも特許に無効理由があることを理由に請求棄却した。原告は上告するとともに無効理由を取り除くために訂正審判を請求したところ訂正容認審決が出され確定した。原告は、この事実は再審事由（民訴法３３８条１項８号）に該当するから原審判決は取り消されるべきであると主張したが、最高裁は特許法１０４条の３第２項を適用し上告を棄却した。

２．手続きの経緯、争点及び判決の要旨

（１）	手続きの経緯 （原告）発明１について侵害訴訟提起→（被告）特許無効審判請求→発明１特許無効審決→（原告）発明５の侵害を主張→（被告）発明５の特許無効の抗弁→第１審請求棄却判決（大阪地裁平成16年10月21日判決：発明１及び発明５に明らかな無効理由あり権利の濫用）→（原告）控訴→（被告）発明１及び発明５の特許無効の抗弁→（原告）発明５について訂正審判請求（第１回）→（原告）訂正審判（第１回）取り下げ・発明５について訂正審判請求（第２回）→（原告）発明１について侵害主張取り下げ→訂正不成立審決→口頭弁論終結→（原告）訂正審判（第２回）取り下げ・発明５について訂正審判請求（第３回）→第２審請求棄却判決（知財高裁平成平成18年5月31日判決：発明５に無効理由あり特許法１０４条の３）→（原告）上告受理の申立→（原告）訂正審判（第３回）取り下げ・発明５について訂正審判請求（第４回）→（原告）訂正審判（第４回）取り下げ・発明５について本件訂正審判請求（第５回）→訂正容認審決→上告棄却
（２）	争点 原告が控訴審の口頭弁論終結後に訂正審判を３回請求したことは訴訟遅延行為か。
（３）	判決要旨 特許法１０４条の３第２項の規定が，同条１項の規定による攻撃防御方法が審理を不当に遅延させることを目的とするものと認められるときは，これを却下することができるとしているのは，無効主張について審理，判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためである。 この規定の趣旨に照らすと，無効主張のみならず，無効主張を否定し，又は覆す主張（以下「対抗主張」という。）も却下の対象となり，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張も，審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められれば，却下されることになる。 上告人は，第１審においても，被上告人の無効主張に対して対抗主張を提出することができたのであり，特許法１０４条の３の規定の趣旨に照らすと，第１審判決によって無効主張が採用された後の原審の審理においては，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とするものを含めて早期に対抗主張を提出すべきであった。 そして，本件訂正審決の内容や上告人が１年以上に及ぶ原審の審理期間中に２度にわたって訂正審判請求とその取下げを繰り返したことにかんがみると，上告人が本件訂正審判請求に係る対抗主張を原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由は何ら見いだすことができない。したがって，上告人が本件訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは，原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を原判決言渡し後に提出するに等しく，上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものといわざるを得ず，特許法１０４条の３の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。

３．執筆者のコメント
本判決は、最高裁が、訴訟の遅延を防止するための特許法１０４条の３第２項の規定は、特許無効の主張のみならず、特許無効に対抗する主張についても適用されることを明らかにしたものとして注目される。

（執筆者　高瀬　 彌平 ）

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