平成１８年１月３１日　知的財産高等裁判所　平成１７年（ネ）第１００２１号
－ 特許権　民事訴訟事件　特許第３２７８４１０号 －

１．事件の概要
本件は、リサイクル品について特許権の消尽が争われた事件であり、控訴人が，被控訴人に対し，本件特許権に基づいて，被控訴人製品の輸入，販売等の差止め及び廃棄を求めた事件である。
控訴人は，本件特許権の特許権者であり，液体収納容器の発明である本件発明１の技術的範囲に属するインクタンク（以下「控訴人製品」という。）を，液体収 納容器の製造方法の発明である本件発明１０の技術的範囲に属する方法により製造して，販売している。
被控訴人は，インクタンク（以下「被控訴人製品」と総称する。）を輸入し，販売している。被控訴人製品は，インク費消後の使用済みの控訴人製品にインクを再充填するなどして，製品化されたもので
ある。
原審は，被控訴人の主張に理由があると判断して，控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は，この原判決を不服として，本件控訴をした。

２．本件発明
本件発明は、以下の構成を有している。なお、本件は被控訴人の製品が本件発明の技術的範囲に属することについて争いがないため、本質的部分と認定された構成以外は省略する。
［本件発明１］（請求項１）
Ａ～Ｇ（省略）

Ｈ	前記圧接部の界面の毛管力が第１及び第２の負圧発生部材の毛管力より高く，かつ，
Ｋ	液体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体が負圧発生部材収納室内に充填されている
Ｌ	ことを特徴とする液体収納容器。

［本件発明１０］（請求項１０）
Ａ’～Ｇ’（省略）

Ｈ’	前記圧接部の界面の毛管力が第１及び第２の負圧発生部材の毛管力より高い

Ｉ’～Ｊ’（省略）

Ｋ’	前記負圧発生部材収納室に，前記液体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体を充填する第２の液体充填工程と，
Ｌ’	を有することを特徴とする液体収納容器の製造方法。

３．原審の概要
原審では、

１）	本件発明においては毛管力が高い界面部分を形成した構造が重要であり，インクそれ自体は，特許された部品ではないこと、
２）	本件インクタンク本体は，インクを使い切った後も破損等がなく，消耗品であるインクに比し耐用期間が長い関係にあること、
３）	リサイクルされた安価なインクタンクへの指向は，今後更に高まることが予想されること の事実から，本件インクタンク本体にインクを再充填して被告製品としたことが新たな生産に当たると認めることはできないとして，消尽の成立が認められた。

４．判決の概要
知的財産高等裁判所は、特許権が消尽しない類型として次の２つの類型に分けて判断している。
第１類型：
特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合
第２類型：
特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合

第１類型について
「インクは正に消耗部材であるから，控訴人製品のうちインクタンク本体に着目した場合には，イン
ク費消後の控訴人製品にインクを再充填する行為は，インクタンクとしての通常の用法の下における消耗部材の交換に該当することとなる」こと、「インクタン ク本体の利用が当初に充填されたインクの使用に限定されることが，法令等において規定されているものでも，社会的に強固な共通認識として形成されているも のでもない」ことから，「当初に充填されたインクが費消されたことをもって，特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとなる ということはできない。」として、特許権が消尽しない第１類型には該当しないと判断している。

第２類型について
本件インクタンク本体に「構成要件Ｋを充足する一定量のインクを再充填する行為は，」「控訴人製品
において本件発明１の本質的部分を構成する部材の一部である圧接部の界面の機能を回復させるとともに，上記の量のインクを再び備えさせるものであり，」構 成要件Ｈ及びＫの再充足による空気の移動を妨げる障壁の形成という本件発明１の目的（開封時のインク漏れの防止）達成の手段に不可欠の行為として，「特許 製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の一部についての加工又は交換にほかならないといわなければならない。」として、第２類型に該当するものとし て本件発明１の特許権は消尽せず，控訴人の権利行使は許されると判断している。
また、「インクの費消された後の控訴人製品（本件インクタンク本体）に上記一定量のインクを充填
する行為は，単に控訴人等の販売に係る本件インクタンク本体にインクを再充填する行為というにとどまらず，本件発明１０のうち本質的部分に当たる工程を新 たに実施するものであるから，控訴人が本件発明１０に係る本件特許権に基づく権利行使をすることが許されないということはできない」と判断している。

６．執筆者のコメント
６－１ 本判決について
本判決は、インクを充填する行為自体は再生利用（製品を基準とする第１類型）に当たらないと判断
しつつ、インクを充填すると発明の本質的部分の機能が回復することからこの回復行為が本質的部分の一部の加工または交換（特許発明を基準とする第２類型）に該当すると判断し、特許権は消尽しないと判示している。
消耗品を交換すればただちに再生利用というのではなく、発明の本質的部分にあたるか否かという観点から判断している点について、妥当な判断であると考えられる。
このように権利行使が認められたのは、請求項の記載に起因することが大きいと考えられる。

６－２ 本件発明の請求項の記載
本件発明１には下記構成要素Ｋが記載され、本件発明１０には下記構成要素Ｋ’が記載されている。

Ｋ	液体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体が負圧発生部材収納室内に充填されている
Ｋ’	前記負圧発生部材収納室に，前記液体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体を充填する第２の液体充填工程と， この構成要素Ｋ、Ｋ’は、消耗品となるインク（液体）が発明の構成要素となっている。また、この インク（液体）は本件発明の目的と密接に関連して記載されている。 本判決は、この記載により、インクを充填することが発明の本質的部分の機能の回復にあたると判示されたのであるから、この構成要素Ｋ、Ｋ’の記載が明暗を分けたとも言えるだろう。

６－３ リサイクルを見据えた特許戦略
使い捨てカメラ事件も含めて、このようにリサイクルに関する事件が発生していることに鑑みれば、
消耗品（特に使い切りと考えているもの）を有する製品について権利化を考えるとき、リサイクル品に
対して権利行使できる特許権を取得するという観点は、特許戦略上必要な観点であろう。そうすると、リサイクル品を阻止できる請求項はどのようなものかを検討しなければならない。
まず第１に、真の消耗品は何かということを検討しなければならない。本件の場合、そもそもインク
タンクがプリンタの消耗品なのであるから、そのインクタンクの中にさらに消耗品としてインクが存在
するということに出願段階で思い至るのは容易なことではない。だが、請求項を検討する際に最小単位の構成を考えるが如く、最小単位の消耗品を考えるようにすれば、不可能とまでは言えないであろう。少なくとも一考の価値があるものと考えられる。
次に、発明の構成要素に消耗品が含まれていることが必要になると考えられる。本件についても、インクそのものが構成要素として記載されていなければ、特許権が消尽するとして権利行使が認められなかった可能性は十分にある。
ここで検討しなければならないのは、消耗品自体が製品本体にとって真に必須の構成要素か否かという点である。消耗品を構成要素とした以上、例えば消耗品を 備える前の製品本体は、特許発明の技術的範囲に属しないことになる。そうすると、消耗品を備えてない製品本体と消耗品とが別売りされた場合、直接侵害とは いえなくなる。この場合、もちろん間接侵害で権利主張することは可能であろうが、間接侵害の要件を立証する必要が生じてしまう。
それでは、消耗品を構成要素としない請求項、および消耗品を構成要素とする請求項の二本立てにするとどうであろうか。
この場合は、消耗品を別売りにした製品本体については前者の請求項で直接侵害を主張でき、リサイクルに対しては後者の請求項で権利行使し得ると考えられ る。ただし、消耗品を構成要素としない請求項を記載する以上、製品本体に消耗品を補充しても本質的機能の回復にならないと判断される可能性に留意しなけれ ばならない。とはいえ、発明を多面的に捕らえれば、消耗品ありの請求項は、消耗品なしの請求項に対して本質的機能を追加したものであると考えられる。した がって、消尽に関する判断は、消耗品なしの請求項があるか否かによって変わってはならないものであると考えられる。
さらに、消耗品を構成要素に含めた請求項を作成するとして、それだけで足りるのかという点を検討
しなければならない。本判決の第１類型に該当し得るほど、リサイクルしないことが社会的に強固な共通認識となっている製品であれば、単に消耗品を構成要素 に追加するだけで済むかもしれない。しかしそうでない場合は、消耗品を補充することが発明の本質的機能と密接に関わっていることが必要になる。
この点も十分に検討した上で請求項を検討すべきであると考えられる。

６－４ まとめ
請求項を作成する通常のスタンスとして、権利逃れをされないために、構成要素をなるべく減らすの
が一般的なセオリーであろう。しかし、リサイクルに対する権利行使を考えた場合、消耗品という構成要素を請求項に追加しなければならなくなる。そうすると、いわばセオリーと逆の思考が必要となる。
出願から２０年存続できる特許権について、出願段階で将来のあらゆる態様を予測して対策を立てるということは、非常に難しいものである。しかし、リサイク ルが奨励される現代社会において、リサイクルに対する権利行使の問題は今後さらに重要になってゆくものと考えられる。リサイクルを射程範囲に入れた請求項 の検討は、一考の価値があるものと考えられる。

（執筆者　西原　広徳 ）

« 戻る